【イギリス】イギリス最高裁判所はSEP特許侵害の管轄権に重要判断(2020年8月26日)

イギリス最高裁判所は、2020年8月26日付で、そのウェブサイトで、携帯電話の国際標準実施必須特許(SEP:Standard Essential Patent)の侵害訴訟で、中国企業のHuaweiとZTEが上訴していた2つの控訴審の上告を棄却する判決を下し、「ETSI(欧州電気通信標準化機構)の IPR ポリシーに基づいて作成された契約上の取決めは、イギリス裁判所に多国籍の特許ポートフォリオの世界的ライセンスの条件を決定する管轄権を与える」ものであることを確認した。この判決は、今後SEP保有者がFRAND条件でライセンシーにグローバルライセンス契約を締結することを後押しするものとなろう。

背景は、Unwired社がEricsson社から取得したSEP特許に基づきHuawei社を提起した訴訟とConversant社がNokia社から取得したSEP特許に基づきHuawei社とZTE社を提訴した訴訟があり、いずれもイギリス特許に基づくいたもので、 第一審は原告それぞれが勝訴し、被告はいずれも控訴したが第一審判決を維持し棄却され(UK [2018] EWCA Civ 2344、UK[2019] EWCA Civ 38)、最高裁に上告された事件である。

争点は、下記の5つである。
1.管轄権(The jurisdiction issue)
当裁判所はイギリスの裁判所は管轄権を有すること及びこれらの権限を適切に行使してよいと判断する。
The Court finds that the English courts have jurisdiction and may properly exercise these powers.Questions as to the validity and infringement of a national patent fall to be determined by the courts of the state which has granted the patent. However, the contractual arrangements ETSI has created under its IPR Policy give the English courts jurisdiction to determine the terms of a license of a portfolio of patents which includes foreign patents.
2.適切な裁判受理地(The suitable forum issue)
当事者間の紛争を決定するためにより適切な裁判受理地について、当裁判所は中国の裁判所は、現在少なくとも全ての当事者がそうであるべきであるとの合意なしに、グローバル FRANDライセンスの条件を決定するために必要な管轄権を持たないと判断する。反対に、イギリスの裁判所はこれを行う管轄権を持っている。
the Court holds that this argument must fail because the Chinese courts do not currently have the jurisdiction needed to determine the terms of a global FRAND licence, at least, without all parties’agreement that they should do so. In contrast, the English court has jurisdiction to do this.
3.非差別性(The non-discrimination issue)
当裁判所はUnwired社がFRAND約定の非差別性の部分に違反してなかったと判断した。
The Court holds that Unwired had not breached the non-discrimination limb of the FRAND undertaking. ETSI’s IPR Policy requires SEP owners, like Unwired, to make licenses available “on fair, reasonable and non-discriminatory… terms and conditions”. This is a single, composite obligation, not three distinct obligations that the licence terms should be fair, and separately, reasonable, and separately, non-discriminatory.
4.支配的地位の濫用(The competition issue)
当裁判所は、禁止的差止請求訴訟を警告または被疑侵害者との事前協議なしすることは、EU機能条約第102条に違反することを確認する。しかし、必要とされる警告または協議の性質は事件の状況による。・・・Unwired社には不正な行動はなかった。
It confirms that bringing an action for a prohibitory injunction without notice or prior consultation with the alleged infringer will infringe Article 102. However, the nature of the notice or consultation required will depend on the circumstances of the case…Unwired had not therefore behaved abusively.
5.救済(The remedies issue)
当裁判所は、Unwired社の損害賠償の裁定を高等法院で認められかつ控訴院によって支持された差止めの代替とすることができた根拠はない、損害賠償の裁定は差止めの適切な代替にはならないと判断する。
It holds that there is no basis on which the Court could properly substitute an award of damages for the injunction granted in the Unwired appeal and upheld by the Court of Appeal…Moreover, an award of damages would not be an adequate substitute for an injunction.

参照サイト:https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2018-0214.html
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-press-summary.pdf
Jetroの翻訳 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2020/20200827.pdf

【欧州】BrexitイギリスがEU離脱決定(2020年2月1日)

イギリスは現地時間1月31日午後11時(日本時間2月1日午前8時)に47年間加盟していたEUを離脱した。 BBCによると、ボリス・ジョンソン英首相は「これは終わりではなく始まりだ」と述べるとともに、EU27カ国との関係を断つことは「国家として本当に再生し、変わる瞬間」だと説明したそうだが、日本にとっては面倒なことの始まりである。

イギリスは1月31日午後11時から「移行期間」に入り、移行期間中のイギリスはほとんどのEU法を遵守し、離脱前とほぼ同じようにEU域内の自由移動も今年12月末までは認められるだけでなく、EU法も継続することになる。

知的財産の権利化関係では、欧州連合商標(EUTM)および欧州共同体意匠(EURCD)について影響があり、移行期間中の年内はEUTMとRCDの法律はそのまま適用される。登録案件はイギリスへの拡張処理をすることになる。しかし、出願係属中で移行期間に登録にならない案件はイギリスに拡張されないため、指定期間内或いは直ぐにもイギリスでの出願をする必要があろう。
ヨーロッパ特許については、移行国の問題であるので、出願係属中の出願には移行先にイギリスを忘れずに入れることになろう。いずれにしても、今後のイギリス知的財産庁とEU関係機関との調整による経過措置に注意をすることになる。

現状で報じられている商標と意匠に関することは下記の通り:
・欧州連合商標と共同体意匠の権利は自動的にイギリスで権利行使可能な権利として保護される(手続き不要、無料)。
・上記で移行された権利の更新、優先権主張及びシニオリティにかかる日付はそのまま引き継がれる。
・出願係属中で移行期間中に登録にならなかった場合、イギリスでの権利に変換されない。ただし、移行期間満了日から9か月以内に、優先権主張をして移行することになる。なお、共同体意匠については現在のところこの点は明確ではないので注意が必要である。
・非登録共同体意匠(Unregistered Community Design)についても、移行期間満了日までに存在していた場合、同様にイギリスで権利行使できる権利として同一の期間保護を受けることができる。イギリスは対応する法的措置を公示予定である。
・係属中の取消事件があり、移行期間後に無効取消され場合、対応するイギリスでの商標または登録意匠も、特段の理由がない限り、無効または取消される。もし、イギリスでの無効取消の理由がない認定がされた場合、イギリスには無効や取消す義務はない。
・国際登録(商標及び意匠)に関して、イギリスはEUを指定した登録について 自動的にイギリスで権利行使可能な権利として保護するとしているが、出願係属中のなどについてはまだ明確な立場を出していない。
・代理人について、日本企業は代理人を連絡先(Correspondence address, address for service)と指定していることが多いが、 欧州連合商標と共同体意匠の権利 の代理人をイギリスの代理人としている場合、移行期間経過後3年以内に欧州連合内の代理人に変更しなければならないことになると予想される。
・権利の消尽については、移行期間満了日前に欧州連合域内及びイギリスで上市された場合、両地域での消尽と判断される。また、 移行期間満了日前に欧州連合域内或いはイギリスで上市された場合、それぞれの地域での消尽と判断される。
・権利行使については、欧州連合域内或いはイギリスで移行期間満了日前に法的手続きが開始された場合、改正ブリュッセル規則(Recast Brussels Regulation)に基づき、引き続きそのまま継続する。
・裁判所係争事件については、欧州連合域内或いはイギリスで移行期間満了日前に法的手続きが開始された場合、欧州連合商標規則や共同体意匠規則に基づき、引き続きそのまま継続する。

欧州での権利化や代理人の紹介などについては、ネットワークを持っていますので、お気軽にお問い合わせください。

イギリス政府の移行措置紹介サイト
https://www.gov.uk/transition?gclid=Cj0KCQiAvc_xBRCYARIsAC5QT9kLGR5p7gaQ3Xc5wgEjXagPxBRYh_d8Xtir6IRSYwyjaO749fd8sg8aAtOmEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
欧州知財庁(EUIPO)の移行措置紹介サイト
https://euipo.europa.eu/ohimportal/brexit-q-and-a
WIPOのマドプロ登録商標に関する移行措置紹介サイト
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_2.pdf